Casación en el fondo ante la Corte Suprema por fallos del TDPI

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) confirma el rechazo de tu marca o emite una resolución desfavorable, muchos creen que el camino legal termina ahí. En realidad, existe una ultima opción: el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Es el último escalón del proceso, reservado para casos específicos en que el TDPI ha infringido la ley al apreciar la prueba. Conocer cuándo procede, cómo funciona y qué probabilidades reales tiene es fundamental antes de decidir si interponerlo.

Casación en el fondo ante la Corte Suprema por fallos del TDPI

¿Qué es el recurso de casación en el fondo?

En el sistema procesal chileno, la casación en el fondo es un recurso de derecho estricto que se interpone ante la Corte Suprema contra resoluciones de tribunales de segunda instancia que hayan infringido la ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. En el ámbito de la propiedad industrial, opera contra los fallos del TDPI una vez agotada la vía de apelación.

La base legal se encuentra en la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, específicamente en su artículo 16, que regula la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Esto significa que la casación en esta materia no opera sobre cualquier error, sino fundamentalmente sobre infracciones a la sana crítica en la valoración probatoria, cuando esa infracción ha sido decisiva para el resultado del caso.

A diferencia de la apelación —donde el tribunal revisa el fondo del asunto y puede sustituir el criterio del órgano inferior—, la casación en el fondo es un control de legalidad: la Corte Suprema no reemplaza al TDPI en la ponderación de los hechos, sino que verifica si el tribunal aplicó correctamente las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados al valorar la prueba.

El itinerario procesal: INAPI → TDPI → Corte Suprema

Para entender bien la casación, conviene situar esta etapa en el mapa completo del proceso marcario en Chile:

• INAPI (primera instancia): El Director Nacional de INAPI resuelve la solicitud de registro, pudiendo formular una observación de fondo o rechazar definitivamente la solicitud. Si hay oposición de terceros, también podría resolver mediante un fallo de aceptación a registro o un fallo de rechazo. Conoce más sobre la diferencia entre oposición, observación y rechazo de marca.
• TDPI (segunda instancia / apelación): Contra la resolución definitiva de INAPI, las partes pueden interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial dentro de 15 días hábiles administrativos. El TDPI revisa el caso en su integridad y puede confirmar, revocar o modificar la resolución de INAPI.
• Corte Suprema (casación en el fondo): Si el fallo del TDPI es desfavorable y concurren las causales legales, procede interponer recurso de casación en el fondo. Es la última instancia disponible y no da lugar a una revisión de los hechos, sino de la correcta aplicación de la ley.

Este recorrido es relevante tanto para quien solicita el registro de una marca como para quien enfrenta una demanda de oposición al registro de marcas o una acción de nulidad de marca registrada.

¿Cuándo procede la casación en el fondo? Las causales concretas

La casación en el fondo en materia de propiedad industrial no procede ante cualquier resultado adverso. Para que el recurso sea viable, es necesario demostrar que el TDPI ha infringido las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba, y que esa infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo —es decir, que de no haber existido ese error, el resultado habría sido distinto.

En la práctica, los motivos más relevantes que fundamentan una casación en esta materia son los siguientes:

1. Infracción al principio de la razón suficiente
Se configura cuando la sentencia no explica de forma coherente y completa por qué llega a una determinada conclusión, especialmente cuando los hechos apuntan en dirección contraria. Un ejemplo clásico es cuando el tribunal concluye que no existe riesgo de confusión entre dos signos que comparten un elemento dominante idéntico y distinguen servicios íntimamente relacionados, sin aportar una justificación lógica para esa distinción. La sana crítica exige razonamiento coherente, no solo afirmaciones.

2. Vulneración del principio de no contradicción
Ocurre cuando el razonamiento del tribunal presenta inconsistencias internas, o cuando confirma una decisión que contradice actuaciones previas del mismo organismo sin que hayan variado los hechos del caso. Si INAPI reconoció inicialmente semejanzas relevantes entre los signos y luego cambió radicalmente de criterio sin aportar nuevos fundamentos —y el TDPI confirmó esa resolución sin hacerse cargo de la contradicción—, existe un vicio que puede fundar la casación.

3. Desafío a las máximas de la experiencia
Este vicio se produce cuando el tribunal falla en contra de lo que dicta el comportamiento habitual y lógico de los consumidores o actores del mercado. Si el TDPI desconoce que un consumidor promedio, ante marcas que comparten un núcleo central y dominante, inevitablemente las asociará a un mismo origen empresarial, está ignorando una máxima de la experiencia que la sana crítica obliga a respetar. La forma en que el público percibe los elementos figurativos, fonéticos y conceptuales de una marca es un dato de la realidad que no puede ignorarse sin infringir las reglas de valoración probatoria.

4. Omisión o ponderación inadecuada de la prueba
Procede cuando la sentencia omite el análisis de medios de prueba abundantes y pertinentes que fueron acompañados oportunamente. Esto incluye documentos que acreditan el uso efectivo de la marca, semejanzas conceptuales demostradas, indicios de mala fe del solicitante o la cobertura real de la marca en el mercado —como capturas de sitios web, fotografías de uso en el comercio o registros de ventas—. Una sentencia que silencia estos antecedentes sin valorarlos infringe las reglas de la sana crítica.

5. Falta de fundamentación lógica y completitud
La casación también procede cuando el fallo se limita a reproducir decisiones anteriores o a citar normas sin realizar un análisis jurídico y fáctico propio de los elementos relevantes del caso. Una sentencia conforme a la sana crítica debe pronunciarse sobre todas las cuestiones pertinentes —como las causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la Ley 19.039— de forma lógica, coherente y fundada en los antecedentes del expediente.

¿Es normal que la Corte Suprema confirme al TDPI?

Sí, y es importante decirlo con claridad: en la mayoría de los casos, la Corte Suprema tiende a alinearse con las decisiones del TDPI. Esto no es una anomalía, sino una consecuencia lógica del diseño del sistema. El TDPI es un tribunal especializado en propiedad industrial, con ministros con formación técnica en la materia. La Corte Suprema, por su parte, ejerce un control de legalidad —no reemplaza el criterio técnico del tribunal inferior— y actúa con deferencia hacia sus decisiones en materias que requieren conocimiento especializado.

Además, la casación en el fondo no es una segunda apelación. No es posible volver a discutir los hechos del caso ni presentar nuevos argumentos de fondo; solo se puede alegar que el TDPI infringió la ley al apreciar la prueba conforme a las reglas indicadas. Esto estrecha considerablemente el margen del recurso.

Sin embargo, eso no significa que la casación no tenga posibilidades reales. La clave está en identificar con precisión si existen infracciones concretas a la sana crítica que hayan sido determinantes en el resultado. Cuando eso ocurre —cuando la sentencia del TDPI presenta contradicciones internas, omite prueba relevante o desconoce máximas de la experiencia de forma manifiesta— el recurso puede prosperar. Son situaciones menos frecuentes, pero ocurren, y cada caso debe analizarse en sus propios méritos.

¿Qué se necesita demostrar para que la casación prospere?

Para que un recurso de casación en el fondo tenga viabilidad real, deben concurrir tres condiciones de forma simultánea:

• Infracción de ley identificada: Debe señalarse con precisión qué norma fue infringida —típicamente el artículo 16 de la Ley 19.039 en relación con las reglas de la sana crítica— y de qué manera se produjo esa infracción en el razonamiento del TDPI.
• Influencia sustancial en lo dispositivo: No basta con que exista un error en el razonamiento; es necesario demostrar que ese error fue determinante para el resultado. Si el fallo habría sido el mismo aun corrigiendo la infracción alegada, la casación no prosperará.
• Preparación del recurso: En ciertos casos, la casación exige haber preparado el recurso durante la tramitación del juicio, reclamando oportunamente los vicios que ahora se alegan. La falta de preparación puede provocar la inadmisibilidad del recurso.

Desde un punto de vista estratégico, esto significa que la casación debe planificarse desde las etapas anteriores del proceso, no improvisarse como un último intento tras el fallo del TDPI. Una buena defensa ante INAPI y ante el TDPI construye el expediente que permitirá, si es necesario, fundar un recurso de casación sólido.

Diferencias clave entre apelación y casación en el fondo

¿Cuándo tiene sentido evaluar una casación?

La casación en el fondo no debe ser la respuesta automática ante un fallo adverso del TDPI. Antes de decidir interponerla, corresponde hacer una evaluación honesta y técnica del expediente. Algunos indicadores que pueden justificar la evaluación del recurso son:

• La sentencia del TDPI contiene contradicciones internas evidentes o confirma una decisión que el mismo organismo técnico fundamentó de forma opuesta en etapas anteriores.
• El tribunal ignoró prueba relevante que fue debidamente acompañada al proceso, sin pronunciarse sobre ella ni justificar su descarte.
• El fallo llega a una conclusión sobre riesgo de confusión que desafía abiertamente la experiencia del mercado y el comportamiento esperable del consumidor promedio.
• La sentencia carece de fundamentación lógica propia y se limita a reproducir resoluciones previas sin analizar los elementos específicos del caso.
• El resultado del juicio habría sido razonablemente distinto si el tribunal hubiese aplicado correctamente las reglas de valoración probatoria.

En cambio, si el TDPI realizó un análisis razonado, consideró la prueba rendida y llegó a una conclusión que, aunque desfavorable, tiene sustento lógico, la casación probablemente no prospere. Interponerla en esas condiciones solo genera costos adicionales sin perspectivas reales de éxito.

🧠 Resumen: lo que debes saber antes de evaluar una casación

Von Marttens® y la casación en el fondo en materia marcaria

En von Marttens® contamos con experiencia en la presentación de recursos de casación en el fondo ante la Corte Suprema en materias de propiedad industrial. Sabemos que este recurso no es un trámite de rutina ni una instancia en que baste con insistir en los argumentos ya planteados ante el TDPI: requiere un análisis riguroso del fallo, la identificación precisa de las infracciones a la sana crítica y una fundamentación jurídica sólida que demuestre la influencia sustancial de esos errores en el resultado.

El abogado Hans von Marttens lidera los casos de mayor complejidad en materia marcaria, incluyendo la representación en instancias ante la Corte Suprema. Si recientemente obtuviste un fallo desfavorable del TDPI y quieres evaluar si existe mérito para un recurso de casación, podemos revisar el expediente contigo y darte una opinión técnica y honesta sobre las perspectivas reales del caso.

Recuerda que los plazos en esta materia son fatales: tienes 15 días hábiles desde la notificación del fallo del TDPI para interponer el recurso. Actuar con rapidez es fundamental.

Información de uso de IA: Este artículo fue escrito por miembros de nuestro equipo, sin embargo se utilizaron herramientas de IA con el objeto de mejorar la legibilidad y estructurar los textos para motores de búsqueda.

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