Licencia de uso de marca registrada en Chile

Qué es, cómo funciona y qué debe incluir el contrato

Licencia de uso de marca registrada en Chile

Registrar una marca es proteger un activo. Pero ese activo también puede generar valor sin que su titular lo explote directamente: a través de una licencia de uso de marca. Este artículo explica qué es una licencia de marca, cómo funciona en Chile, qué debe incluir el contrato y qué riesgos existen si no se hace correctamente.

¿Qué es una licencia de uso de marca registrada?

Una licencia de marca es un contrato por el cual el titular de una marca registrada —el licenciante— autoriza a otra persona natural o jurídica —el licenciatario— a usar esa marca en productos o servicios determinados, dentro de un territorio y por un plazo definidos, generalmente a cambio de una contraprestación económica (royalty o regalía).

A diferencia de la cesión de marca, que implica la transferencia definitiva de la titularidad del signo, en la licencia el titular conserva la propiedad de la marca. Lo que se transfiere es únicamente el derecho de uso, de forma temporal y bajo las condiciones pactadas. Cuando el contrato termina, el licenciatario pierde el derecho a usar la marca y esta retorna al control exclusivo del titular.

En términos prácticos, las licencias de marca son el instrumento legal que hace posible modelos de negocio como las franquicias, las distribuciones exclusivas con uso de marca, los acuerdos de co-branding y los contratos de fabricación bajo licencia.

Tipos de licencia de marca

Licencia exclusiva

El licenciatario obtiene el derecho exclusivo de usar la marca en el territorio y para los productos o servicios pactados. El titular no puede otorgar otras licencias a terceros para ese mismo ámbito y, dependiendo de lo que se acuerde, puede incluso quedar restringido de usar la marca él mismo en esa zona o segmento.

Esta modalidad es la más común en franquicias maestras y distribuciones exclusivas. Confiere mayor seguridad al licenciatario, pero también exige al titular una mayor diligencia en la selección del licenciatario, ya que su reputación quedará vinculada a cómo ese tercero opera bajo la marca.

Licencia no exclusiva

El titular puede otorgar licencias a múltiples licenciatarios simultáneamente para el mismo territorio y rubro. Es la modalidad más flexible para el licenciante y la típica en modelos de software, contenidos digitales, franquicias de formato menor y marcas de fabricante.

Licencia sublicenciable

El contrato puede autorizar al licenciatario a sublicenciar la marca a terceros. Esto es frecuente en franquicias maestras donde el licenciatario principal desarrolla una red de subfranquiciados. Requiere una regulación contractual cuidadosa, ya que el titular pierde un grado de control directo sobre quiénes terminan usando su marca.

¿Para qué sirve una licencia de marca?

Las principales razones por las que una empresa o emprendedor otorga licencias de su marca son:

• Expansión geográfica sin inversión directa: el licenciatario opera en una región o país donde el titular no tiene presencia, usando la marca a cambio del pago de regalías. Es el modelo base del franchising internacional.
• Generación de ingresos pasivos: el titular cobra royalties sin necesidad de operar directamente el negocio en cada territorio.
• Escalamiento de marca: permite que la marca gane presencia en el mercado a través de operadores locales con conocimiento del territorio, reduciendo el riesgo del titular.
• Acuerdos de co-branding: dos marcas licencian mutuamente sus signos para un producto o campaña conjunta, aprovechando las audiencias de ambas.
• Fabricación bajo licencia: un fabricante produce bienes bajo una marca ajena, aplicándola a sus productos a cambio del pago de regalías al titular.

Diferencia entre licencia de marca y cesión de marca

Esta distinción es fundamental y genera confusión frecuente:

• En la cesión, el titular transfiere definitivamente la titularidad del registro. El cedente deja de ser dueño de la marca. → Revisa más sobre cómo ceder una marca registrada en Chile.
• En la licencia, el titular solo autoriza el uso por un tiempo y bajo condiciones específicas. La marca sigue siendo suya.

Otro error frecuente es confundir la licencia de marca con la franquicia. La franquicia es un modelo de negocio más amplio que incluye una licencia de marca, pero también comprende la transferencia del know-how, el sistema operativo, los manuales, la capacitación y el soporte continuo. Una licencia de marca es solo uno de los componentes del contrato de franquicia.

¿Qué debe incluir un contrato de licencia de marca en Chile?

La Ley 19.039 no establece un contenido mínimo obligatorio para los contratos de licencia, pero la práctica y la protección de ambas partes exigen que el contrato regule al menos los siguientes elementos:

1. Identificación precisa de la marca licenciada

Número de registro INAPI, clases amparadas, descripción del signo y fecha de vencimiento del registro. Es importante verificar que la marca esté vigente y que el registro no esté afecto a oposición, nulidad o caducidad pendiente.

2. Alcance del uso autorizado

Qué productos o servicios puede distinguir el licenciatario con la marca, en qué canales (presencial, e-commerce, publicidad), y bajo qué condiciones de presentación. Las marcas tienen reputación: el titular debe controlar cómo se usa el signo para evitar que el licenciatario lo diluía o deteriore.

3. Territorio

En qué regiones, provincias o países opera la licencia. Para licencias en Chile, el territorio puede ser nacional o delimitarse por zonas geográficas. Para licencias internacionales, deben coordinarse con los registros vigentes en cada país.

4. Plazo

Duración del contrato, condiciones de renovación y causales de término anticipado. Las licencias indefinidas son inusuales y pueden generar problemas en caso de conflicto: es preferible pactar plazos con opción de renovación.

5. Exclusividad o no exclusividad

Si el titular puede licenciar la misma marca a otros operadores en el mismo territorio y rubro, o si el licenciatario tendrá exclusividad. Este punto tiene implicancias directas en el precio de las regalías: una licencia exclusiva justifica una regalía más alta.

6. Regalías y condiciones de pago

El monto, la base de cálculo (porcentaje sobre ventas, monto fijo periódico, pago por unidad producida) y la periodicidad de los pagos. El contrato debe también regular auditorías al licenciatario para verificar la base de cálculo de las regalías.

7. Control de calidad

El titular tiene interés en que el licenciatario mantenga estándares de calidad consistentes con la imagen de la marca. El contrato debe establecer qué estándares debe cumplir el licenciatario y qué derechos tiene el titular para inspeccionarlos. Un licenciatario que deteriora la reputación de la marca perjudica al titular, no solo al propio licenciatario.

8. Sublicencias

Si el licenciatario puede o no autorizar a terceros a usar la marca. Si se permite la sublicencia, el titular debe mantener algún nivel de control sobre a quién se sublicencia y bajo qué condiciones.

9. Causales de término anticipado

Incumplimiento del pago de regalías, deterioro de la marca, infracción de los estándares de calidad, insolvencia del licenciatario o cambio de control de la empresa son las causales más habituales. El contrato debe establecer plazos de cura (oportunidad para subsanar el incumplimiento antes de terminar el contrato) y los efectos del término: qué pasa con el stock existente, los materiales con la marca, el sitio web, las redes sociales.

10. Indemnización y responsabilidad

Quién responde frente a terceros por los daños causados en la operación del licenciatario bajo la marca del titular. Este punto es especialmente relevante en modelos de franquicia, donde el consumidor puede no distinguir entre el titular y el licenciatario.

Preguntas frecuentes

¿Se debe registrar el contrato de licencia ante el INAPI?

En Chile, a diferencia de otros países, no existe la obligación legal de inscribir el contrato de licencia ante el INAPI para que este sea válido entre las partes. El contrato es eficaz desde el momento en que se celebra y cumple los requisitos generales del derecho de contratos.

Sin embargo, existe una razón práctica relevante para inscribirlo: la oponibilidad frente a terceros. Si el titular licencia la marca a un segundo licenciatario después de haber licenciado exclusivamente a uno primero, el primer licenciatario —cuyo contrato no estaba inscrito— puede tener dificultades para hacer valer su exclusividad frente al segundo. La inscripción registral del contrato en el INAPI resuelve este problema.

Adicionalmente, en el contexto de una due diligence para inversión o adquisición de empresa, la existencia de contratos de licencia inscritos es un factor que da certeza y facilita la valoración del activo marca.

Riesgos de no tener un contrato de licencia bien redactado

Operar una licencia de marca sin contrato o con un contrato deficiente genera riesgos concretos para ambas partes:

• Para el titular: pérdida de control sobre el uso de la marca, deterioro de la reputación del signo, dificultad para terminar la relación si el licenciatario incumple, riesgo de que el licenciatario reclame derechos adquiridos por uso prolongado.
• Para el licenciatario: incertidumbre sobre la duración del uso autorizado, riesgo de que el titular revoque la autorización sin preaviso, falta de protección ante competidores en su territorio si no se pactó exclusividad.
• Para ambos: controversias sobre quién asume la responsabilidad frente a consumidores, dificultades para resolver conflictos sin una cláusula de solución de disputas pactada.

Licencia de marca y franquicia: ¿cuál es la diferencia?

La franquicia es un modelo de negocio que incluye una licencia de marca, pero va más allá: el franquiciador transfiere al franquiciado el derecho a operar un sistema de negocio completo —con su nombre comercial, sus procedimientos, su know-how, su imagen corporativa y su soporte técnico y operativo continuo.

Desde el punto de vista jurídico, la franquicia combina elementos de licencia de marca, licencia de know-how, contrato de suministro (en algunos modelos) y contrato de servicios. En Chile no existe una ley específica de franquicias: el contrato se rige por la autonomía de la voluntad y las normas generales del Código Civil y el Código de Comercio.

Esto implica que la redacción del contrato de franquicia —y especialmente del contrato de licencia de marca que lo integra— es determinante para proteger tanto al franquiciador como al franquiciado.

¿Puedo licenciar mi marca antes de que el registro esté concedido?

Técnicamente, la licencia de una marca en trámite es posible si se pacta que el contrato queda condicionado a la concesión del registro. Sin embargo, es preferible esperar a que el registro esté concedido para dar plena certeza jurídica al licenciatario. En cualquier caso, el contrato debe identificar claramente que se trata de una solicitud en trámite y regular qué ocurre si el registro es rechazado.

¿Puedo licenciar una marca registrada a nombre de mi sociedad a mí mismo como persona natural?

Sí. Es un mecanismo de planificación que algunas empresas utilizan para separar los activos de propiedad intelectual de la operación del negocio. La sociedad titular licencia la marca a la sociedad operativa (o viceversa). Tiene implicancias tributarias que deben analizarse con un contador o abogado tributario.

¿Qué pasa si el licenciatario usa la marca fuera de los términos pactados?

El uso de la marca fuera del alcance de la licencia constituye una infracción al contrato y puede también configurar uso no autorizado de marca conforme a la Ley 19.039. El titular puede demandar el término del contrato, el pago de indemnizaciones y, dependiendo de la gravedad, ejercer acciones de cese de uso ante el INAPI o los tribunales civiles.

¿Las regalías de una licencia de marca están afectas a IVA en Chile?

Este es un punto que debe analizarse caso a caso con un especialista tributario, ya que depende de si la prestación califica como un servicio afecto al IVA conforme al artículo 8 del DL 825. En general, las regalías por licencias de marca son tratadas como servicios sujetos a impuesto de segunda categoría o a las normas de doble tributación cuando el licenciante es extranjero. Se recomienda asesoría tributaria específica antes de estructurar el contrato.

¿Tienes una marca registrada y quieres licenciarla?

En von Marttens® redactamos contratos de licencia de marca adaptados al modelo de negocio de nuestros clientes: desde licencias simples de uso hasta estructuras de franquicia con múltiples licenciatarios. Revisamos la vigencia del registro, asesoramos en la estrategia de exclusividad y territorio, y redactamos contratos que protegen la marca y la reputación del titular.

Contáctanos en vonmarttens.cl — en menos de 24 horas hábiles recibirás una respuesta para evaluar tu situación.

Información de uso de IA: Este artículo fue escrito por miembros de nuestro equipo, sin embargo se utilizaron herramientas de IA con el objeto de mejorar la legibilidad y estructurar los textos para motores de búsqueda.

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