Observación de fondo por marca evocativa: cómo contestarla ante INAPI (artículo 20 letra e)

Cuando INAPI observa de oficio una solicitud calificándola de “descriptiva”, muchas veces el signo en realidad es evocativo. Debería registrarse. Te explicamos cómo se construye una contestación sólida por la causal del artículo 20 letra e) y qué exige el TDPI para revocar el rechazo.

Observación de fondo por marca evocativa: cómo contestarla ante INAPI

📌 Respuesta directa: si INAPI observó tu marca por el artículo 20 letra e) calificándola de descriptiva, revisa si en realidad es evocativa. Si el consumidor medio necesita un esfuerzo mental para asociarla con tus productos o servicios, tienes argumentos para contestar. El TDPI ha revocado sistemáticamente estos rechazos cuando el signo exige una “prueba de la imaginación”.

¿Qué exige realmente el artículo 20 letra e)?

El artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039 excluye del registro tres tipos de signos: los que indican de forma directa el género, origen o cualidad de un producto o servicio; los de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos; y los que carecen por completo de aptitud distintiva. INAPI la invoca con frecuencia cuando una solicitud contiene palabras en inglés, siglas o fusiones de términos que parecen anticipar el rubro del solicitante.

El problema es que, en la práctica, esta causal se aplica muchas veces sobre signos que no describen nada de forma directa. Apenas lo sugieren. Ahí aparece la figura de la marca evocativa, y ahí es donde una contestación bien construida puede revertir el rechazo.

Descriptivo versus evocativo: la distinción que decide el caso

Un signo es descriptivo cuando informa, de manera inmediata y sin esfuerzo interpretativo, sobre una característica del producto o servicio. Un signo es evocativo cuando sugiere una idea relacionada. Pero exige que el consumidor haga una conexión mental antes de vincularlo con la cobertura solicitada.

Esa diferencia no es un matiz menor. Es la que separa una marca irregistrable de una que sí puede protegerse. El TDPI la aplica de forma consistente cuando el signo combina idiomas, siglas, números usados como recurso fonético, o palabras sin traducción inmediata para el consumidor medio chileno.

Los pilares para argumentar el carácter evocativo

De la revisión de escritos de contestación exitosos y de la jurisprudencia del Tribunal, existen cuatro ejes que conviene desarrollar siempre:

Significado real para el público relevante: no basta con decir que el consumidor “podría” entender el término. Hay que acreditarlo con datos objetivos: nivel de dominio del idioma inglés en Chile, naturaleza del público destinatario, tipo de servicio. La traducción o decodificación del signo no debe ser inmediata ni automática.
La prueba de la imaginación: hay que reconstruir, paso a paso, cuántas operaciones mentales debe hacer el consumidor para llegar del signo a la cobertura solicitada. Mientras más pasos existan, más lejos está el signo de ser descriptivo.
Necesidad del término para el mercado: conviene mostrar que existen expresiones alternativas de uso corriente. Si los competidores ya las usan, nadie necesita apropiarse justamente de esa combinación particular.
Uso efectivo por terceros: si ningún competidor emplea la expresión, se refuerza que no hay necesidad competitiva de mantenerla disponible.

Argumentos complementarios que refuerzan la contestación

Además de los cuatro pilares anteriores, conviene evaluar si el expediente permite sumar estos argumentos:

Principio de unidad marcaria (artículo 19 bis C): INAPI suele segmentar el signo en sus componentes para objetar cada uno por separado. Ese análisis fragmentado es, en sí mismo, un error. La marca debe apreciarse como un conjunto indivisible.
Coherencia registral: si el mismo solicitante ya obtuvo protección para un signo con la misma raíz denominativa, esa resolución previa es un antecedente favorable. El TDPI la ha valorado como “extensión natural” de una marca ya reconocida.
Distintividad adquirida por el uso (artículo 19, inciso primero): si existe uso público y continuo en el mercado —facturas, redes sociales, contratos, dominio idéntico—, este argumento puede presentarse en subsidio.

Errores que debilitan una contestación por causal e)

Hay errores recurrentes que le restan fuerza a este tipo de escritos. Limitarse a afirmar que la marca “no es descriptiva” sin desarrollar la prueba de la imaginación. Ignorar la segmentación indebida de INAPI y no invocar el principio de unidad marcaria. Omitir evidencia de uso cuando sí existe. Y no revisar si hay resoluciones previas sobre signos relacionados del mismo solicitante: muchas veces es el argumento más persuasivo del expediente.

Jurisprudencia del TDPI: el criterio general sobre marcas evocativas

Los boletines de jurisprudencia marcaria del Tribunal de Propiedad Industrial muestran un criterio bastante uniforme. Cuando un signo combina vocablos en idioma extranjero sin traducción inmediata para el consumidor medio nacional, el TDPI tiende a calificarlo de evocativo y no de descriptivo. Esto ocurre incluso cuando la traducción literal del conjunto describe, en teoría, la cobertura solicitada: lo relevante no es el significado literal, sino si el público chileno lo decodifica de forma automática.

Un segundo criterio, igual de consistente, es que la sola construcción de un signo mediante la unión de vocablos en inglés no basta para rechazarlo por causal e). El Tribunal exige, además, que esos vocablos sean de uso común y de fácil traducción. Cuando no lo son, el signo pasa la prueba.

Casos que ilustran este criterio

En el Rol TDPI N° 000126-2024, el Tribunal revocó un rechazo por causal e) por tratarse de vocablos en inglés que exigían un esfuerzo intelectual para llegar a su significado. En THE BEAUTY HOUSE (Rol N° 690-2024), respaldó su razonamiento citando registros de estructura similar ya existentes en la base de datos de INAPI, un recurso comparativo útil para cualquier contestación.

SHOPPEREXPERIENCE (Rol N° 565-2024) confirma que unir vocablos en inglés no basta, por sí solo, para rechazar un signo. En CLINICA MEDICAL HOME (Rol N° 492-2024), el Tribunal valoró que la mezcla de español e inglés, sumada a elementos figurativos, alcanza distintividad suficiente para constituir una marca evocativa o sugestiva.

Casos sobre coherencia registral y distintividad adquirida

El caso COLORADO (Rol N° 709-2024) es clave para solicitantes con registros relacionados: el TDPI revocó el rechazo porque el solicitante ya era titular de una marca idéntica para productos relacionados. MASTI INDIAN FUSION (Rol N° 002613-2025) extiende este criterio a combinaciones de idiomas distintos del inglés, en ese caso hindi e inglés.

Finalmente, GUACAMOLE (Rol N° 1195-2024) es el precedente de referencia en distintividad adquirida. Pese a tratarse de un término genérico según el diccionario, el Tribunal acreditó la distintividad por el uso a partir de facturas, boletas y material publicitario. En conjunto, estos fallos muestran que el TDPI exige análisis contextual y prueba concreta, y rara vez confirma un rechazo por causal e) cuando el solicitante acredita alguno de los cuatro pilares señalados más arriba.

🧠 Checklist para contestar tu observación de fondo

¿El signo exige varios pasos mentales para llegar a la cobertura solicitada?

¿Puedes acreditar el nivel real de comprensión del idioma o recurso lingüístico empleado?

¿Existen expresiones alternativas de uso corriente en el mercado?

¿INAPI segmentó el signo en vez de analizarlo como conjunto?

¿Tienes registros previos relacionados que refuercen la coherencia registral?

¿Cuentas con prueba de uso real y sostenido en el mercado?

Una observación de fondo por causal e) no significa que la marca esté condenada al rechazo. Significa que hay que demostrar, con la estructura y la prueba correctas, que el signo pertenece al terreno de lo evocativo. La diferencia entre ganar y perder ese expediente suele estar en el detalle de cómo se construye ese argumento.

En von Marttens® tenemos experiencia concreta contestando observaciones de fondo por esta causal. Hemos logrado el registro de distintas marcas evocativas ante INAPI y en apelación ante el TDPI. Uno de esos casos es TUFIRMA.DIGITAL, startup chilena de firma electrónica que enfrentó tanto una demanda de oposición como una observación de fondo que calificaba su signo de descriptivo. Tras nuestra defensa, el proceso llegó hasta el Tribunal de Propiedad Industrial y logramos revertir los cuestionamientos, obteniendo el registro oficial de la marca. Puedes conocer este y otros procesos en nuestra sección de casos de éxito.

Contáctanos en vonmarttens.cl si tu marca fue observada por el artículo 20 letra e) y quieres evaluar si corresponde contestarla.

Información de uso de IA: Este artículo fue escrito por miembros de nuestro equipo, sin embargo se utilizaron herramientas de IA con el objeto de mejorar la legibilidad y estructurar los textos para motores de búsqueda.